Merek dagang bisa jadi hampir semua hal yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan. Merek dagang dapat mencakup kata, logo, bentuk, warna, dan kombinasi yang sama. Merek dagang dapat mewakili salah satu aset terpenting dari banyak bisnis. Memiliki merek dagang yang baik dapat membedakan produk dan / atau layanan bisnis dari yang disediakan oleh pesaing. Oleh karena itu, sangat penting bagi keberhasilan bisnis untuk mengamankan haki perlindungan merek dagang. Terlepas dari nilai yang dapat diberikan oleh perlindungan merek dagang yang baik, bahkan mungkin lebih dibandingkan dengan paten, klien mungkin memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengajukan permohonan merek dagang atau mempertahankan merek dagang terdaftar tanpa bantuan pengacara. Dapat dimengerti bahwa klien enggan mengeluarkan biaya untuk menyewa pengacara untuk menangani masalah merek dagang ketika formulir tampaknya mudah diisi dan, tentu saja, melakukan pengarsipan tanpa pengacara tampaknya dapat menghemat uang. Namun, kesulitan mengambil jalan pintas dalam hal mengamankan dan / atau mempertahankan perlindungan merek dagang bisa sangat banyak.

A. Kegagalan untuk Memilih Merek Dagang yang Dapat Berlaku dengan Tepat

Ketika klien mencoba untuk mengarsipkan merek dagangnya tanpa bantuan pengacara, masalah terkadang muncul karena klien mungkin tidak melakukan uji tuntas untuk secara wajar mengonfirmasi bahwa merek dagang itu bagus (yaitu, mampu dilindungi dan dapat dilaksanakan) . Merek dagang yang dapat diberlakukan adalah merek yang memungkinkan pemilik merek untuk menghentikan orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa sehubungan dengan produk atau layanan serupa yang terkait dengan merek dagang yang dapat diberlakukan.

Merek dagang lebih mungkin diberlakukan jika berbeda dan sebenarnya merupakan layanan untuk membedakan barang atau jasa yang terkait dengan merek tersebut dari barang atau jasa yang disediakan oleh orang lain. Salah satu masalah yang lebih umum ketika klien mencoba perlindungan merek dagang do-it-yourself adalah memilih merek dagang deskriptif untuk dilindungi. Merek deskriptif didefinisikan sebagai merek yang menggambarkan kualitas karakteristik barang atau jasa yang akan dikaitkan dengan merek, dan merek inilah yang biasanya paling sulit untuk diterapkan. Namun, klien yang tidak terbiasa dengan undang-undang merek dagang mungkin percaya bahwa merek dagang yang dipilihnya baik karena menjelaskan barang dan / atau layanan yang akan dikaitkan dengan merek tersebut. Demikian pula,

Ketika klien memilih merek dagang deskriptif untuk dilindungi, klien menjalankan risiko bahwa Kantor Paten dan Merek Dagang AS dapat menolak merek tersebut karena terlalu deskriptif, menyebabkan klien tidak dapat memperoleh pendaftaran sama sekali. Klien dapat mencoba melakukannya sendiri sampai Kantor Paten dan Merek Dagang AS mengeluarkan penolakan. Pada saat ini, pengacara mungkin memiliki pilihan terbatas untuk menangani penolakan tersebut. Pengacara dapat merekomendasikan agar klien mengubah untuk menempatkan merek dagang pada Daftar Tambahan sampai pemilik merek dagang dapat menunjukkan penggunaan yang lama dan ekstensif, membuat merek itu berbeda. Ini bisa menjadi strategi untuk mengatasi penolakan, tetapi klien kemudian harus siap untuk menginvestasikan waktu dan uang untuk membuat tanda yang berharga untuk dipertahankan.

Perangkap potensial lain dari kegagalan untuk secara memadai memilih merek dagang yang dapat diberlakukan di awal adalah bahwa ketika Kantor Paten dan Merek Dagang AS melakukan pencarian selama pemeriksaan, mereka dapat mengidentifikasi merek yang ada yang menghadirkan potensi hambatan untuk pendaftaran karena kemungkinan kebingungan. Dalam skenario seperti itu, merek tersebut mungkin tidak dapat dilindungi, dan pada kenyataannya, mungkin melanggar, sehingga menyebabkan klien harus mengubah merek bisnis atau produk. Ini dapat membuat klien membayar lebih banyak uang daripada yang dibayarkan kepada pengacara merek dagang.

Cara terbaik untuk mengidentifikasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pencarian yang tepat sebelum pengarsipan. Pencarian ini dapat menentukan ketersediaan merek untuk digunakan dan pendaftaran sehubungan dengan satu atau lebih kelas barang dan jasa. Melakukan pencarian dapat mengungkapkan merek yang identik atau mirip dengan merek yang diusulkan. Jika merek yang diusulkan identik atau cukup mirip dengan merek yang sudah ada, yang digunakan untuk barang dan / atau jasa yang sama atau mirip dengan barang dan jasa yang diusulkan, kemungkinan terdapat risiko kebingungan antara merek tersebut. Kemungkinan kebingungan seperti itu dapat menyebabkan penolakan pendaftaran merek yang diusulkan atau membuat klien bertanggung jawab atas pelanggaran merek dagang jika merek tersebut menggunakan merek yang diusulkan. Sayangnya tidak ada aturan garis terang mengenai apakah ada risiko kemungkinan kebingungan atau tingkat risiko tersebut. Sebaliknya, ini adalah pertanyaan fakta tergantung pada penilaian masing-masing merek serta penilaian tingkat kemiripan barang dan / atau jasa yang relevan. Memiliki pengacara yang membantu evaluasi semacam itu sebelum mengajukan permohonan merek dagang mungkin merupakan salah satu investasi keuangan paling efektif yang dapat dilakukan klien, karena berpotensi membantu menghindari biaya hukum besar dan bisnis lainnya di masa mendatang, terutama jika membantu. hindari kampanye rebranding.